Structurer la propriété intellectuelle transfrontalière pour l’EIC : étude de cas Canada–Pays-Bas

1. Est-ce pour vous ?

Ce cadre est rédigé pour les fondateurs canadiens de deeptech qui se préparent à accéder à des financements ou à des investisseurs européens. Si vous cochez la plupart des cases ci-dessous, le reste de ce document s’applique à vous. Si ce n’est pas le cas, les actions décrites ici sont prématurées et votre priorité devrait être de commencer par les prérequis.

• Mon entreprise (ou ses fondateurs) possède entièrement la propriété intellectuelle principale. Si une université ou un établissement de recherche détient des droits, j'ai lu l'accord de transfert de technologie sous-jacent.
• Je sais si mon accord de transfert de technologie universitaire nécessite un consentement, un avis ou un partage des revenus pour une licence ou une cession en aval.
• Je demande des crédits d'impôt canadiens R&D (SR&ED) et je souhaite conserver mon admissibilité.

Si la plupart des réponses ci-dessus sont oui, poursuivez votre lecture. Si la situation de votre université en matière de propriété intellectuelle n'est pas claire, résolvez-la d'abord. Il s’agit du bloqueur le plus courant que nous constatons dans la structuration transfrontalière de la propriété intellectuelle, et il peut invalider des conseils autrement clairs.

2. La tension centrale

Les investisseurs européens et l’EIC ont besoin que l’entité qu’ils financent ait une véritable substance commerciale : des emplois locaux, des R&D locaux, des revenus locaux et des droits de propriété intellectuelle applicables dans l’UE. Ils doivent également se conformer aux règles Horizon Europe. Les résultats financés par des subventions doivent appartenir à la filiale de l'UE, et la Commission européenne peut s'opposer au transfert de ces résultats vers des pays non associés. Le Canada n'est pas associé.

Les fondateurs canadiens ont besoin du réflexe inverse. Conservez la propriété intellectuelle au Canada pour préserver le contrôle mondial, protéger l'admissibilité au SR&ED et éviter de déclencher un impôt sur la disposition réputée en vertu des articles 69 et 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces besoins ne sont pas réellement contradictoires. La structure ci-dessous résout la tension.

3. Structure recommandée : licence exclusive

Comment fonctionne réellement l’éligibilité à l’EIC

Conformément à l'article 22 du règlement Horizon Europe, un demandeur EIC Accelerator doit être une personne morale établie dans un État membre de l'UE ou dans un pays associé à Horizon Europe. Pour les entreprises canadiennes, la règle est satisfaite en constituant une filiale européenne qui devient l'entité requérante.

Étant donné que la société mère canadienne détient toute la propriété intellectuelle existante, la filiale a besoin d'un accès adéquat à cette propriété intellectuelle d'arrière-plan pour réaliser le projet et développer de nouveaux résultats (PI d'origine). Ceci est organisé par le biais d'un accord de licence intersociétés entre la société mère canadienne et la filiale européenne.

L’établissement efficace va au-delà de l’enregistrement. L'EIC évalue également si l'entité dispose de la substance et des compétences nécessaires pour exécuter le projet en Europe, y compris les embauches, l'activité R&D et la présence de leadership appropriée à la portée du projet. Les contributeurs du siège qui travaillent localement sur le projet peuvent être inscrits sur la masse salariale de la filiale pendant toute la durée de leur contribution.

En quoi consiste la structure

La société mère canadienne conserve la propriété de toute la propriété intellectuelle existante. La filiale européenne reçoit une licence exclusive, perpétuelle, irrévocable et pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour commercialiser la technologie. La propriété intellectuelle reste au Canada. Les droits commerciaux européens résident dans la filiale.

Qu’en est-il de la propriété intellectuelle issue de la subvention EIC ?

En vertu de l'article 38(1) du Règlement Horizon Europe, la filiale européenne, en tant que bénéficiaire, est propriétaire des résultats (la nouvelle PI d'avant-plan) qu'elle génère. Ce n’est pas négociable.

En tant que propriétaire de la propriété intellectuelle originale, la filiale est également liée par une obligation d'exploitation en vertu de l'article 39(1) et du modèle d'accord de subvention : elle doit faire de son mieux pour exploiter les résultats, soit directement, soit par transfert ou licence à une autre entité, y compris la société mère canadienne sur une base exclusive.

La société mère canadienne peut donc accéder à la propriété intellectuelle originale grâce à une rétrocession de licence payante, structurée pour se conformer aux restrictions de transfert Horizon Europe.

L’obligation de notification à la Commission

Étant donné que la société mère canadienne est établie dans un pays tiers non associé, une licence exclusive sur celle-ci déclenche le droit d'opposition de la Commission européenne. La filiale européenne doit informer la Commission avant de signer l'accord de licence exclusive, en fournissant :

• Les résultats spécifiques (IP de premier plan) concernés.
• Une description détaillée de la licence et de l'exploitation envisagée.
• Une évaluation raisonnée de l’impact sur les intérêts de l’UE, notamment en matière de compétitivité, de principes éthiques et de sécurité.

La Commission dispose d'un délai de 60 jours à compter de la notification pour s'y opposer.

Considération stratégique. Étant donné que le parent canadien est identifiable dès le départ, il est généralement conseillé d'aborder ce point de manière proactive. Les bénéficiaires peuvent demander formellement à la Commission de renoncer à son droit d'opposition en ce qui concerne l'octroi d'une licence exclusive à un tiers spécifiquement identifié.

Les protections exigées par les investisseurs pour rendre la structure finançable

Une licence exclusive ne suffit pas à elle seule pour les investisseurs avertis. La licence doit être associée à un petit ensemble de protections structurelles dans le pacte d'actionnaires :

• Droit de veto. La filiale ne peut pas modifier ou résilier la licence de propriété intellectuelle, transférer la propriété intellectuelle développée localement à la société mère ou modifier les taux de redevances sans le consentement de l'investisseur.
• Anti-amont. Les paiements intersociétés à la société mère sont plafonnés en pourcentage du chiffre d'affaires net et bloqués jusqu'à ce que les jalons définis soient atteints.
• Assignation IP jaillissante. La propriété intellectuelle en arrière-plan est automatiquement transférée à la filiale de l'UE en cas d'événements déclencheurs tels que l'insolvabilité de la société mère, un changement de contrôle hostile ou une violation substantielle non corrigée.
• Contrôles des prix de transfert. Toutes les transactions intersociétés ont lieu dans des conditions de pleine concurrence, conformément aux principes directeurs de l'OCDE.
• Séquestre technologique. Matières premières et savoir-faire déposés auprès d'un agent séquestre indépendant.

4. Où s’implanter en Europe

La plupart des entreprises canadiennes de deeptech qui entrent en Europe choisissent entre les Pays-Bas et la France. Les deux fonctionnent. La bonne réponse dépend de l’endroit où se trouvent vos talents, vos partenaires et vos principaux investisseurs, et non seulement de la fiscalité.

Pays-Bas

• Boîte à innovations. Les bénéfices dérivés de la propriété intellectuelle admissibles sont imposés à environ 9 %, contre le taux d'entreprise standard de 25,8 %.
• Régime des expatriés (la « règle des 30 % »). Les talents entrants éligibles reçoivent un taux fixe de 27 % pour les nouvelles embauches à partir du 1er janvier 2027.
• Dispense de participation. Les dividendes et les gains en capital des filiales éligibles sont généralement exonérés.
• Mécanique BV. Pas de capital social minimum, responsabilité limitée, langue de travail anglaise.

France

• Crédit d'Impôt Recherche (CIR). Crédit d'impôt R&D de 30 % sur les dépenses éligibles.
• Régime IP Box. Revenu de propriété intellectuelle éligible imposé à 10 %.
• Régime des impatriés. Régime de talents entrants exemptant environ 30 % du salaire, jusqu'à huit ans.
• Écosystème technologique profond. Fort co-investissement public via Bpifrance et une base active de capital-risque deep tech.

5. Avant de mandater un avocat

Préparez les éléments suivants avant de réserver du temps avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle ou un conseiller fiscal. Les taux horaires des avocats dépensés pour la collecte de documents sont des taux d’avocat gaspillés.

• Vérification de la propriété intellectuelle. Chaque brevet, demande, marque déposée et secret commercial clé avec juridiction, propriétaire, statut et charges.
• Accord de transfert de technologie universitaire. Lisez les clauses de cession, de licence et de changement de contrôle.
• Tableau de plafond et pacte d'actionnaires. Signalez tout droit de consentement ou restriction liée à la propriété intellectuelle du parent.
• Historique du financement gouvernemental. Un soutien cumulatif hors participation de plus de 4 millions d’euros sur trois ans peut déclencher une révision de la réglementation européenne sur les subventions étrangères.
• Préférence de travail pour l’emplacement d’une filiale dans l’UE. Basé sur le talent, les partenaires et la géographie des investisseurs.

6. Étapes suivantes

Calendrier et coûts

Pour une licence exclusive, l'exécution de bout en bout dure généralement 2 à 4 semaines entre la feuille de conditions et la signature des accords une fois que l'avocat est engagé, et n'est engagée qu'après l'obtention de l’EIC Accelerator.

• Légal initial. 10 à 25 000 € pour la licence intersociétés, les modifications SHA et les modèles de conditions intersociétés.
• Configuration des taxes et des prix de transfert. 5 à 15 000 € pour une première étude sur les prix de transfert et un examen fiscal du côté canadien.
• Conformité récurrente. Environ 5 à 15 000 € par an pour l'examen des prix de transfert, les rapports interentreprises et la maintenance du registre de propriété intellectuelle de premier plan.

Les coûts sont éligibles au titre des postes de gestion de la propriété intellectuelle de la subvention EIC.

Sortie et acquisition

Une structure de licence exclusive propre simplifie généralement la diligence en matière d'acquisition : la filiale européenne est une entité commerciale autonome dotée de droits de propriété intellectuelle clairs et exécutoires. Les acquéreurs pourraient faire pression pour une consolidation complète de la propriété intellectuelle après la clôture.